[특허, 톡!] 특허 침해 발견시 대응전략

당소 이태영 변리사가 이투데이에 2021년 9월 14일자로 기고한 컬럼입니다. 특허 침해 발견시 대응전략을 세부적으로 다루고 있습니다.

[특허, 톡!] 특허 침해 발견시 대응전략

보통 특허 출원만 하면 제3자의 침해 행위를 막을 수 있을 것 같지만 실상은 그리 간단하지 않다. 특허의 침해가 성립하기 위해서는 구성요건 완비의 원칙(All Element Rule)에 의하여 제3자가 특허 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 한다. 예를 들어, 등록된 청구항의 구성요소가 'a+b+c'인 경우라면 제3자가 'a+b+c+d'를 실시하면 침해가 성립하지만, 'a+b+d'를 실시하면 구성요소 c가 포함되어 있지 않으므로 침해가 성립하지 않는다.

특허 출원 이후 제3자의 침해 행위를 발견하는 경우는 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 하나는 특허 출원 중인 상태에서 침해 행위를 발견하는 경우이며, 나머지 하나는 등록된 이후 침해 행위를 발견하는 경우이다. 엄밀하게는 등록 전에는 권리가 발생하지 않는 것이지만 편의상 잠재적인 권리가 있다고 가정하여 설명한다.

우선 특허 출원 중인 상태에서 제3자의 침해 행위가 발생하면, 변리사를 통하여 제3자의 실시 발명이 특허 청구항의 모든 구성요소를 실시하는지 확인하여야 한다. 침해가 성립한다면 특허법 제65조 제2항에 의하여 특허가 공개된 후 서면으로 경고할 수 있으며, 추후 특허 등록 이후 경고 시점부터 등록 시까지의 기간의 실시에 대하여 실시료 상당의 보상금을 청구할 수 있다. 하지만 출원 상태에서는 권리 범위가 심사 경과에 따라서 달라질 가능성이 있으므로 경고장 내용의 수위를 적절히 조절해야 하며, 제3자의 거래처들에 무분별하게 경고장을 발송하는 경우에는 영업방해행위가 성립될 수도 있음에 유의하여야 한다.

특허권 획득 이후 변리사의 검토에 의하여 특허 침해가 성립한다고 판단되면 경고장 발송 및 특허침해소송 제기를 검토할 수 있다. 그러나 사전에 등록 특허의 권리 안전성에 대하여 사전 검토를 하는 것이 좋다. 즉, 등록 특허에 대한 무효자료 조사를 통하여...

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엘앤비특허법률사무소(LNB특허법률사무소)