[특허, 톡!] 제품개발단계와 디자인출원의 시기

당소 이태영 변리사가 이투데이에 2021년 10월 6일자로 기고한 컬럼입니다. 디자인 출원의 시기에 대한 내용을 세부적으로 다루고 있습니다.

[특허, 톡!] 제품개발단계와 디자인출원의 시기

디자인권의 중요성에 대한 인식이 확대되면서 대기업은 물론 개인과 중소기업의 디자인 출원이 증가하고 있다. 디자인 출원 시 부분디자인 등을 활용하여 권리범위를 적절히 확보하는 것도 중요하지만 디자인 출원의 시기를 선택하는 것도 매우 중요한 이슈이다. 특허와 마찬가지로 디자인의 경우에도 출원 전에 동일 또는 유사한 디자인이 공개된 경우에는 등록을 받을 수 없다. 결국 가장 중요한 것은 디자인 출원 전에 해당 디자인이 공개되지 않게 관리하는 것이다.

따라서, 기본적으로 제품의 개발과정 전체에서 프로토타입의 디자인부터 최종 디자인까지 모두 공개가 되지 않도록 관리해야 한다. 특히, 인터넷의 발달로 블로그나 유튜브 등에 디자인을 공개하는 경우가 있는데 이로 인해 디자인 등록을 받을 수 없게 되는 경우가 발생할 수도 있으므로 유의해야 한다.

<애플의 아이폰 디자인 특허 US D618,677>

물론 디자인보호법 제36조에 의하여 공지된 날로부터 1년 이내에 소위 '공지예외주장'을 하면서 출원하는 경우에는 예외적으로 등록이 가능하다. 다만, 이 경우에도 중국과 같이 공지를 특정 박람회 공지로 한정하고 공지예외 주장 가능 기한이 6개월인 경우에는 해외출원이 불가능하거나, 가능하더라도 최초 공개일로부터 6개월 이내에 출원해야 하므로 유의해야 한다. 그러므로 실무상으론 공지예외 주장 조항을 이용하기보다는 출원 전 공개를 하지 않는 것을 추천한다.

한가지 더 유의해야 하는 것은 특허 출원과 디자인 출원을 모두 진행하는 경우이다. 보통 디자인 출원은 제품의 최종 개발단계에서 제품 스펙이 거의 확정된 경우에 진행되는 것이 일반적이지만, 특허는 제품 개발단계의 초기 또는 중기에도 진행되는 경우가 많다. 특허는 제품의 기능에 초점을 맞추는 경우가 많기 때문에 기능이 동일하면 최종 디자인이 확정되기 전에도 출원이 가능하기 때문이다. 반면, 디자인은 양산성 검증이 완료된 후에야 최종적으로 확정되므로 제품 출시 직전에야 출원이 가능한 상태가 된다.

이와 같이 같은 제품에 대해서 먼저 특허 출원을 한 후 나중에 디자인 출원을 하는 경우에는 선출원된 특허 출원이...

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